專利權(quán)是一種重要的財產(chǎn)權(quán)，只有積極地進(jìn)行專利運營，才能獲得實實在在的經(jīng)濟價值。專利許可是專利運營中最簡單、最主要的專利收益運營模式之一，其本質(zhì)上屬于專利使用權(quán)的授權(quán)，與專利出售相比，雖然可能交易額較小，但是許可人仍保留專利所有權(quán)。專利許可往往與專利申請、侵權(quán)訴訟等問題緊密聯(lián)系在一起，在制定許可策略時需要統(tǒng)籌考慮。

關(guān)于專利許可策略，國內(nèi)現(xiàn)有研究并不多，本文主要針對專利許可策略中的一些容易忽視的重要策略點進(jìn)行研究，以幫助許可雙方更好地進(jìn)行專利許可業(yè)務(wù)。

專利申請與專利許可

1．專利組合可以提升價值，增大許可機會

專利權(quán)的價值在于達(dá)到一定范圍的獨占排他效果。現(xiàn)實中，很多申請人將自己的一項發(fā)明創(chuàng)造申請了一項專利申請后，就不再進(jìn)行外圍專利的申請。這樣的情況下，競爭對手通過對此項專利的專業(yè)分析，往往可以規(guī)避專利權(quán)的保護(hù)范圍，或者開展進(jìn)一步研發(fā)自行申請大量外圍專利進(jìn)行圍攻，因而不會產(chǎn)生專利許可的需求。

因此在專利申請時就應(yīng)有專利組合的策略，以增加專利許可的機會。例如，2013年微軟收購諾基亞公司的設(shè)備和服務(wù)業(yè)務(wù)時，其中28億美元是針對諾基亞的專利組合的。[1]   再如，在化學(xué)領(lǐng)域，要盡可能從產(chǎn)品、衍生物、生產(chǎn)設(shè)備、組合物、用途等各方面開展技術(shù)挖掘，申請多項專利。

2.專利組合還會帶來交叉許可的可能

現(xiàn)實中，競爭對手也會擁有一系列專利權(quán)，當(dāng)可能遭遇到競爭對手的侵權(quán)起訴時，經(jīng)常就會出現(xiàn)交叉許可的策略。此時，如果擁有核心專利和外圍專利構(gòu)成的專利組合，則在競爭談判中會占據(jù)很大優(yōu)勢。

不同許可動機采取不同戰(zhàn)略

 關(guān)于專利許可，應(yīng)當(dāng)關(guān)注到許可雙方的利益是不同的，但是必須以一些方式進(jìn)行調(diào)和。只有雙方都對彼此的共同利益有深刻理解，專利許可才會成功。因此應(yīng)樹立一個觀念：專利許可的目標(biāo)不僅僅是合理的價格，而是尋求雙贏的平衡。

（1）因侵權(quán)訴訟而啟動專利許可

現(xiàn)實中這樣的實例很多。例如，蘋果向美國加州北部地方法院提交訴狀，指控愛立信在LTE技術(shù)專利上收取了過高專利費，隨后愛立信反訴蘋果，聲稱無法通過談判途徑達(dá)成專利授權(quán)協(xié)議，請求法院強制蘋果妥協(xié)，這也引發(fā)了雙方在多個地區(qū)的專利之爭。2015年12月，愛立信公司對外表示，已同蘋果達(dá)成一份全球范圍內(nèi)的專利授權(quán)協(xié)議，同時雙方終止針對對方的全部專利侵權(quán)訴訟[2]。

對于此種情形，許可活動需要考慮勝訴的可能性、判賠數(shù)額、其他判決結(jié)果、訴訟費用、敗訴對公司形象的影響等因素。

此外，應(yīng)關(guān)注此次專利法修改的結(jié)果及后續(xù)影響。目前，國務(wù)院法制辦已經(jīng)就第四次專利法修改草案向社會公開征求意見，與現(xiàn)行法律相比，草案強化了對侵權(quán)行為的處罰力度，根據(jù)草案，若權(quán)利人的損失、侵權(quán)人獲得的利益和專利許可使用費均難以確定，人民法院可以處以10萬元以上500萬元以下的數(shù)額，而現(xiàn)行法律對項情形僅判定賠償1萬元以上100萬元以下的數(shù)額。這種趨勢反映了對侵權(quán)處罰力度的加大，對談判雙方會產(chǎn)生相應(yīng)的影響。

（2）因商業(yè)合作而啟動專利許可

此種情形是指沒有發(fā)生侵權(quán)訴訟或者訴訟威脅，而純粹是商業(yè)合作。此時需要考慮：對于自己，許可協(xié)議如何能夠賺錢？通過本協(xié)議我必須獲得什么？能夠獲得的最好結(jié)果是什么？希望避免什么？在使用專利技術(shù)時如何能夠確保獲得幫助、培訓(xùn)、技術(shù)訣竅等資源。

許可談判前的保密協(xié)議

一項專利技術(shù)，其實質(zhì)內(nèi)容往往不限于專利授權(quán)文本記載的范圍，發(fā)明人還有很多技術(shù)實施資料、技術(shù)訣竅、實施注意事項等未公開。這些內(nèi)容在專利許可談判中往往成為被許可方關(guān)注的重點之一。

如果在沒有簽訂保密協(xié)議的情況下將技術(shù)方案全盤托出，那么可能會出現(xiàn)這種情況：談判進(jìn)行了幾個月后，參與談判的潛在被許可方已經(jīng)在生產(chǎn)類似的產(chǎn)品了。這種局面對許可方極為不利。

因此，對于許可方而言，雖然為了促成許可合同簽訂，需要介紹很多技術(shù)細(xì)節(jié)和技術(shù)訣竅，但是為了避免出現(xiàn)上述情況，在許可談判之前就應(yīng)與談判方簽訂專門的保密協(xié)議，明確對談判中提及的相關(guān)信息進(jìn)行保密并不得私自使用，規(guī)定如果違反保密協(xié)議后的相應(yīng)責(zé)任。

許可合同中的授權(quán)條款

在許可策略中最基礎(chǔ)的條款之一就是授權(quán)條款。對許可方而言，應(yīng)考慮保留哪些權(quán)利或者哪部分技術(shù)；而對被許可方而言，應(yīng)考慮需要哪些權(quán)利，避免遺漏而給后續(xù)使用帶來麻煩。

在常見的授權(quán)事項中，對于專利權(quán)的使用方式最易產(chǎn)生隱患。例如對于制造、使用、銷售、許諾銷售以及進(jìn)口五種方式，如果僅在許可合同中寫明授權(quán)“制造”和“使用”，那是否暗含著“銷售”的權(quán)利？如果僅寫明“使用”，那是否暗含著“制造”的權(quán)利？如果僅寫明“制造、使用、銷售”，是否暗含“進(jìn)口”的權(quán)利？對于這些問題，雙方往往會產(chǎn)生分歧。對此，筆者建議的做法是在合同中寫明“本合同不含任何暗示的權(quán)利形式”，一句話可以避免所有的潛在分歧。

關(guān)于再許可，也是許可合同人需要明確的事項。如果許可人希望快速擴大產(chǎn)品的市場占有量及其影響力，那么再許可可以起到一定的推廣作用。如果沒有這類需求，那么再許可將會導(dǎo)致專利權(quán)人對外專利許可費用的下降，以及專利權(quán)產(chǎn)品市場占有量的稀釋?，F(xiàn)實中大量的專利許可合同并不允許再許可，以降低風(fēng)險。如果專利權(quán)人想允許再許可，則應(yīng)考慮許可方能否從被許可方從再許可方獲得的報酬里分享部分收益。還需考慮，在被許可方違約的情況下，是否由再許可方將專利使用費直接支付給許可方。

關(guān)于“委托制造”，也是容易產(chǎn)生歧義的地方。如果理解為這種授權(quán)是第三方可以制造專利產(chǎn)品，那么第三方制造上就可以免于侵權(quán)指控。因此，對此是否允許，應(yīng)予以明確。例如，2010年，飛利浦公司通過和宏公司定牌生產(chǎn)安全插座產(chǎn)品，并未獲得專利權(quán)人敖謙平的許可，構(gòu)成侵權(quán)，被判決飛利浦公司與和宏公司賠償80萬元，[3]該案反映了一些企業(yè)通過與國內(nèi)已經(jīng)獲得專利許可的企業(yè)合作進(jìn)行定牌加工的方式侵犯我國企業(yè)專利權(quán)，這對國內(nèi)企業(yè)非常不利，因此在專利許可時應(yīng)予以防范。

關(guān)于改進(jìn)發(fā)明的成果歸屬

目前技術(shù)發(fā)展迅速，許可方和被許可方都有可能都專利技術(shù)做出改進(jìn)，因此在專利許可合同中應(yīng)予以考慮。首先對于什么是改進(jìn)，應(yīng)做出明確界定。改進(jìn)發(fā)生在許可協(xié)議實施之后，是任何一方對專利技術(shù)的提升。那么，對于不同的專利技術(shù)，多大程度的提升屬于專利法中的“改進(jìn)”，需要在簽訂許可合同時予以明確。

此外，如果改進(jìn)是由許可方做出的，那么改進(jìn)后的技術(shù)將影響到現(xiàn)有專利技術(shù)的市場占有率，如果沒有事先的約定，則對被許可方帶來消極影響。雖然難以在許可合同簽訂時明確具體的使用費數(shù)額，但是將某一方做出改進(jìn)后的權(quán)利歸屬進(jìn)行明確，無疑降低了以后的糾紛風(fēng)險。

關(guān)注反壟斷等問題

處于強勢地位的許可方，可能會在許可合同中加入很多不合理的捆綁條款，對此，做為被許可方應(yīng)當(dāng)予以防備和反擊。例如，2015年國家發(fā)改委對高通壟斷案做出了60.88億的罰單及連帶5項整改措施，創(chuàng)下中國反壟斷法實施以來處罰最高記錄，其中有4項整改措施與專利許可直接相關(guān)：由整機售價收取專利費改為收取整機售價65%的專利許可費，向購買高通專利產(chǎn)品的中國企業(yè)提供專利清單，不再對過期專利收取許可費，不再要求我國手機生產(chǎn)企業(yè)將專利進(jìn)行免費反向許可（之前高通不顧中國企業(yè)的意愿，強行要求中國企業(yè)把自己研發(fā)的專利免費反向許可給高通），在專利許可時，不再搭售非無線通信標(biāo)準(zhǔn)必要專利。這些都涉及了我國《反壟斷法》第十七條（五）的規(guī)定：禁止具有市場支配地位的經(jīng)營者從事下列濫用市場支配地位的行為：沒有正當(dāng)理由搭售商品，或者在交易時附加其他不合理的交易條件。

《合同法》第三百二十九條規(guī)定：非法壟斷技術(shù)、妨礙技術(shù)進(jìn)步或者侵害他人技術(shù)成果的技術(shù)合同無效。《最高人民法院關(guān)于審理技術(shù)合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第十條規(guī)定：下列情形，屬于合同法第三百二十九條所稱的“非法壟斷技術(shù)、妨礙技術(shù)進(jìn)步”：

（一）限制當(dāng)事人一方在合同標(biāo)的技術(shù)基礎(chǔ)上進(jìn)行新的研究開發(fā)或者限制其使用所改進(jìn)的技術(shù)，或者雙方交換改進(jìn)技術(shù)的條件不對等，包括要求一方將其自行改進(jìn)的技術(shù)無償提供給對方、非互惠性轉(zhuǎn)讓給對方、無償獨占或者共享該改進(jìn)技術(shù)的知識產(chǎn)權(quán)；

（二）限制當(dāng)事人一方從其他來源獲得與技術(shù)提供方類似技術(shù)或者與其競爭的技術(shù)；

（三）阻礙當(dāng)事人一方根據(jù)市場需求，按照合理方式充分實施合同標(biāo)的技術(shù)，包括明顯不合理地限制技術(shù)接受方實施合同標(biāo)的技術(shù)生產(chǎn)產(chǎn)品或者提供服務(wù)的數(shù)量、品種、價格、銷售渠道和出口市場；

（四）要求技術(shù)接受方接受并非實施技術(shù)必不可少的附帶條件，包括購買非必需的技術(shù)、原材料、產(chǎn)品、設(shè)備、服務(wù)以及接收非必需的人員等；

（五）不合理地限制技術(shù)接受方購買原材料、零部件、產(chǎn)品或者設(shè)備等的渠道或者來源；

（六）禁止技術(shù)接受方對合同標(biāo)的技術(shù)知識產(chǎn)權(quán)的有效性提出異議或者對提出異議附加條件。

2010年《甘肅省科學(xué)院磁性器件研究所與蘭州西太華工貿(mào)集團(tuán)股份有限公司等技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同糾紛上訴案》中，甘肅省高級人民法院審查認(rèn)為，海蘭德公司是雙方合資成立的公司，合同約定海蘭德公司為磁力泵技術(shù)的所有人和獨占使用人，因而上訴人與西太華公司都是該技術(shù)的實際使用人，不存在限制上訴人使用該技術(shù)的情形。合同約定上訴人不得與海蘭德公司以外的任何一方進(jìn)行磁力泵相關(guān)技術(shù)的合作開發(fā)、生產(chǎn)銷售等，限制的是技術(shù)開發(fā)的范圍，而非技術(shù)本身，體現(xiàn)的是獨占使用的意思表示，該意思表示是指除了技術(shù)受讓人之外，任何人包括轉(zhuǎn)讓人都不得使用該技術(shù)。因此，根據(jù)合同的約定，海蘭德公司獨家享有磁力泵及其相關(guān)技術(shù)的使用權(quán)，不存在“非法壟斷技術(shù)，妨礙技術(shù)進(jìn)步”違反法律法規(guī)規(guī)定的情形。[4]

綜上所述，在專利許可中，做為被許可方，要把握好我國有關(guān)法律法規(guī)，捍衛(wèi)自身合法權(quán)益。